Conoco, Inc. v. Energy & Environmental International, L.C. 05-1363, -1461 CAFC [Aug. 17, 2006]

“Consisting of”

BRYSON, ARCHER, and GAJARSA（判決：GAJARSA）

（背景）Conoco（C社）はUSP5,244,937及び6,172,151の権利侵害でEnergy（EEI）を提訴した。EEIは権利非侵害、特許無効、権利行使不能を主張し争った。マークマンヒアリングによってクレーム解釈が行われた。すなわち、EEIは水30%を含有するものとの明細書の記載を重視すべきとしたが、地裁は、937特許の“water-alcohol mixture”を“a suspending material containing more than negligible amounts of water and alcohol”と解釈した。地裁は151特許の“fatty acid wax”を“stearamides and similar amide derivatives”と解釈した。MIBKのような不純物の存在は、“consisting of”の用語によって不利に働かないと地裁は判断した。そしてベンチトライアルによって、EEIは、937特許を文言侵害、151特許を均等論侵害しているとの判決をした。EEIは控訴した。
　両特許はポンプシステムにおける摩擦低減のために注入される滑剤（DRA)を製造する方法に関する。
937特許のクレーム１は次のとおりである。
1. A Process for the preparation of a stable nonagglomerating suspension of a solid oil soluble polyolefin friction reducing agent obtained from the polymerization of olefins containing from 2 to about 30 carbon atoms which comprises:
(1) subjecting said solid polyolefin friction reducing agent to grinding at cryogenic temperatures in the presence of an inert solid material to provide free flowing, finely divided polymer particles coated with said solid material, and
(2) combining the coated polymer particles with a water soluble polymeric thickening agent and a suspending material selected from the group consisting of water and water-alcohol mixtures, whereby a stable nonagglomerating suspension of the solid friction reducing agent is obtained.

151特許のクレーム１は次のとおりである。
1. A method of reducing turbulent drag in a hydrocarbon liquid stream flowing though conduits, which comprises:
(a) forming a solid hydrocarbon soluble polyolefin friction reducing agent from olefins containing from 2 to 30 carbon atoms;
(b) finely dividing said soluble polyolefin friction reducing agent in the presence of a partitioning agent to provide a free flowing, polyalphaolefin material, said partitioning agent being a fatty acid wax;
(c) dispersing the free-flowing polyalphaolefin particles in a substantially nonaqueous suspending fluid medium selected from the group consisting of alcohols containing 14 or less carbon atoms, glycols and glycol-ethers; and
(d) adding said suspension to said hydrocarbon liquid stream in an amount of up to 100 ppm of said reducing agent to reduce friction during turbulent flow through said conduits.

（ＣＡＦＣ）①クレーム中の用語は原則、常用の意味に解釈するが、明細書を含めた特許全体を参酌して解釈する。明細書中で意識的に放棄、限定している場合には明細書をクレーム用語の解釈に使う。EEIは明細書において水30％と記載されているから、それによって“water-alcohol mixture”を限定解釈すべきと主張するが、この記載は好ましい態様についての記載である。これによってクレーム範囲は限定されない。
②“Consisting of”はMPEP2111.03にその法的解釈が示されている。当該技術分野において、“Consisting of”によって列挙された物質の不純物として考えられる物質は、“Consisting of”によって排他されない。EEIのDRAにはMIBKが含まれている。EEIはMIBKは不純物ではないと主張したが、MIBKをアルコールに税等の関係で含ませていること、MIBKの存在が発明の効果にまったく影響しないことから、MIBKは不純物であるとした。
③その他、地裁の判断に誤りはない。

（弁理士　菊間　＠　特許事務所）