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June 21, 2011

判決軽視判断の基準

TiVo, Inc. v. EchoStar Corp., et al.事件、No. 2009-1374 (2011 4 20 日連邦巡回控訴裁) についての連邦巡回控訴裁の大法廷判決

(概要)Tivo社はUSP6233389を所持。該特許は、DVRのリプレー機能に関する発明を請求している。

 EchoStar社は類似DVR製品Aを製造および販売していたところ、Tivo社が特許権侵害で提訴、差止判決が確定した。

 EchoStar社は製品Aを設計変更して製品Bを開発した。該製品Bについて特許権侵害はないとの専門家鑑定も得、万全を期して製造および販売を開始した。

 Tivo社は確定判決を軽視するものである(法廷侮辱罪)として、EchoStar社を訴えた。地裁はKSMテストを行い。Colorable Differenceを超えていないということで、確定判決軽視(法廷侮辱罪)を認定し、損害賠償に加え制裁金を科した。EchoStar社はKSMテストは判決軽視判断の基準として不適切であるとしてCAFCenBancを求めた。CAFCenBancKSMテストに代わる新たな基準を示し、地裁判決を破棄した。

(USP389のクレーム31)

A process for the simultaneous storage and play  back of multimedia data, comprising the steps of:

[1] providing a physical data source, wherein said physical data source accepts broadcast data from an input device, parses video and audio data from said broadcast data, and temporarily stores said video and audio data;

[2] providing a source object, wherein said source object extracts video and audio data from said physical data source;

[3] providing a transform object, wherein said transform object stores and retrieves data streams onto a storage device;

[4] wherein said source object obtains a buffer from said transform object, said source object converts video data into data streams and fills said buffer with said streams;

[5] wherein said source object is automati-cally flow controlled by said transform ob-ject;

[6] providing a sink object, wherein said sink object obtains data stream buffers from said transform object and outputs said streams to a video and audio decoder;

[7] wherein said decoder converts said streams into display signals and sends said signals to a display;

[8] wherein said sink object is automati-cally flow controlled by said transform ob-ject;

[9] providing a control object, wherein said control object receives commands from a user, said commands control the flow of the broadcast data through the system; and

[10] wherein said control object sends flow command events to said source, transform, and sink objects.

(確定判決)

〔侵害差止命令〕

Each Defendant, its officers, agents, servants, employees, and attorneys, and those persons in active concert of participation with them who re-ceive actual notice hereof, are hereby restrained and enjoined, pursuant to 35 U.S.C. 283 and Fed. R. Civ. P. 65(d), from making, using, offering to sell, selling, or importing in the United States, the Infringing Products, either alone or in combina-tion with any other product and all other products that are only colorably different therefrom in the context of the Infringed Claims, whether indi-vidually or in combination with other products or as a part of another product, and from otherwise infringing or inducing others to infringe the In-fringed Claims of the ’389 patent.

〔廃棄命令〕

Defendants are hereby FURTHER ORDERED to, within thirty (30) days of the issuance of this order, disable the DVR functionality (i.e., disable all storage to and playback from a hard disk drive of television data) in all but 192,708 units of the Infringing Products that have been placed with an end user or subscriber. The DVR functionality, i.e., disable all storage to and playback from hard disk drive of television data) [sic] shall not be en-abled in any new placements of the Infringing Products.

(法廷侮辱罪に対する抗弁)

 善意Good Faith について:

  差止め命令に違反する意思が無かったということだけでは、命令を軽視していたということを覆すことはできない。

 また、DiligenceGood Faith efforts(侵害しない製品の開発、専門家鑑定などの努力)は、命令軽視に対する抗弁とはなりえない。

(差止命令の軽視について)

 KSMテストは、次の2段階で行われる。

 先ず、設計変更された製品によって侵害を判断するためのヒアリングを開くことが適切であるか否かを決定する。

 ヒアリングにおいて、侵害確定製品Aと被疑製品Bとを対比し、侵害に関する実質的な争点のようにして、両者間に"more than a colorable difference"があるか否かを裁判所は決めることができる。

 裁判所は、さらに侵害の決定をするためにTrialを開く必要がある。侮辱罪についての判断手続きをしなくてもよい。

 侮辱罪審理を開始するのが適切であるとの基準を満たしたときだけ、設計変更品が既決されたクレームを侵害し続けているのか否かの審理手続き(侮辱罪審理)を行える。

 KSMテストは、運用面で混乱をしている。侮辱罪ヒアリングを開始する要件なのか、侮辱罪認定の要件なのかを、混同している。

 そこで、"More than Colorable Differences" テストを提唱する。

 被疑侵害品の差し止めを求めるためには、次のことを立証しなければならない。

 1.被疑製品が既決侵害製品ともっともらしい相違を超えていないこと

 2.被疑製品が実際にクレームを侵害していること

 the party seeking to enforce the injunction must prove both that the newly accused product is not more than colorably different from the product found to infringe and that the newly accused product actually infringes.

 ふたつの製品の相違点を考慮するときには、既決において争点となったlimitationが、変更または除去されていた場合に、その変更または除去が有意であるか否かを判断する。古い要素と新たな要素の間の違いが有意である場合、新たな被疑製品についてはその全体が侵害認定を受けた製品と比較してもっともらしい相違を超えているとみなされ、これにより新たな被疑製品が実際に侵害しているかということについての審問は無意味となる。

 ふたつの製品の相違点を考慮するときには、関連技術を検討しなければならない。

 被疑製品に施された、変更または組合せが、公知技術から自明であるかどうかを決定する。非自明な変更または組合せである場合は、もっともらしい相違を超えているとしてもよい。この決定においては、専門家証言を参考に入れてもよい。

 裁判所が被疑製品が既決侵害製品ともっともらしい相違を超えていないと判断した場合には、被疑製品が実際にクレームを侵害しているかどうかを判断しなければならない。

 この判断は、limitation by limitation basisで構成を対比する。

 クレーム権利範囲は既決の解釈で判断する。

 特許権者は明白且つ説得力ある証拠基準で前記の1.と2.を立証しなければならない。

TIPS

 差止命令を受け取ったなら、直ちにそれを読み解き、曖昧な部分がある場合には、裁判所に対して、明確にするように申し立てることが重要である。曖昧さが残ったままにしておくと、この事件のような法廷侮辱罪を問われることがある。

 法廷侮辱罪の基準がより明確になった。Colorable differenceと侵害認定が渾然一体となっていたものが、分離され、被告側は、Colorable differenceの主張と非侵害の主張との2段階ができることが明確になった。

以上

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